라이센스 시나리오 관련 Term Sheet
2013710766 변 기 섭
1. 핵심 타결사항
▶ 대상특허(보통 양사가 보유한 특허 전부)
▶ 기간
▶ 지역
▶ 로열티 지급 방식
▶ 과거분 로열티, 향후 예상분 로열티
▶ 적용 화폐

2. 협상결과 XXX COMPANY는 다양한 협상기법을 활용하여 당초 YYY COMPANY에서 요구한 라이센스 계약서 초안의 내용을 다음과 같이 변경하는 데 성공했다.
(1) Sub-License 문제
- 당초 아무 규정 없음 → 사전 동의를 얻은 후 국내에서 Sub-License 부여할 수 있도록 함
(2) 계약기간
- 당초 아무 규정 없음 → 특허 만료일까지로 규정
(3) 계약지역
- 당초 미국으로 제한 → 한국 및 아시아 신흥국에 대한 우선권 보장
(4) 로열티 지급 스케쥴
- 당초 일시불로 정산해서 지급 → 매 6개월마다 정산해서 지급
(5) 로열티 Rate
- 당초 과거분은 2$/unit, 향후 예상분은 4$/unit → 과거분 1.5$/unit, 향후 예상분 2.5$/unit
(6) 로열티 지급 화폐
- 당초 USD로만 지급 → 국가별 환율 급변동시 지급화폐를 변경할 수 있도록 함

3. 타결방안
“Win-Win 협상을 위한 Issue-Making”
XXX COMPANY의 interest를 충족시키는 Win-Win협상을 위해서는 협상의 파이를 키워야 하며 ‘로열티 rate'만으로 협상을 진행하다 보면 서로 양보할 수 있는 범위가 적다는 점을 고려했다.
더군다나 ’로열티 rate를 준수하는 것‘이 YYY COMPANY의 전세계적인 정책이라면 이를 뒤집기가 힘들 것이므로 다른 전략을 써야 한다는 점에 주력했다. 라이센스 시나리오를 분석하면서 XXX COMPANY에게는 ‘로열티 rate' 못지 않게 중요한 issue들이 있음을 파악했다.
(1) Sub-License의 문제
실제 라이센스 사업을 하다 보면 국내에 자본력 있는 제3의 업체에게 재라이센스(sub-license)를 줄 경우 자금적인 문제나 마케팅의 측면에서 도움이 될 수 있다. 특허 만료일까지 남은 기간이 1년 6개월 밖에 되지 않으므로 특별한 문제가 없는 한 계약물품에 대한 Sub-License권한도 줄 것을 요구하기로 했다.
(2) 계약기간
당초 시나리오에는 특허 만료일만 언급되어 되어 있고 계약기간에 대해서 구체적으로 명지 않았다. 특허 만료일까지 계약기간을 보장해 줄 것을 YYY COMPANY에게 요청했다.
(3) 계약지역(territory)
라이센스 계약에서 또 중요한 사항은 어느 지역범위에서 라이센스를 받느냐 하는 점이다. 당초 라이선스 시나리오에는 당연히 “미국 내”에 대해서만 언급되어 있었다. 하지만 XXX COMPANY가 인근 나라 중 다른 곳에서도 제품을 판매할 수 있는지 물어본 바, 한국에는 본사가 있고 아시아 신흥국에서는 충분히 도전해 볼만 하다고 했다. 따라서 일단 territory를 아시아 신흥국까지 확장하는 것을 요청하기로 했다.
(4) 로열티 지급 스케쥴
XXX COMPANY는 로열티 rate에 대해서만 신경을 쓸 뿐, 로열티 지급 스케쥴에 대해서는 미처 생각을 하지 못하고 있었다. 즉 YYY COMPANY가 제시한 요구사항에는 “일시불로 로열티를 지급”하기로 되어 있는데 사업을 운영하다 보면 현금흐름(cash-flow)이 상당히 중요하다. 따라서 일시불로 정산하는 것보다는 6개월마다 1번 또는 1년마다 1번씩 정산하는 식의 장기 정산 방식을 일단 밀어 부치기로 했다.
(5) 로열티 rate 문제
이 부분은 YYY COMPANY가 워낙 강경한 관계로 협상의 여지가 많지 않다고 봤다. 하지만 최선을 다하기 위해 무역협회로부터 최근 3년간 국내 라이센스 업계의 평균 로열티 rate 자료를 받아 이를 협상에 활용하기로 했다.
(6) 기타
그 외에도 협상용으로 다양한 issue를 추가로 제기하기로 했다.
그 예로는 ① 계약 해지 조항의 상당 부분을 삭제해 달라. ② 준거법(governing law)을 한국법으로 해달라, ③ 분쟁기구(jurisdiction)을 캘리포니아 법정이 아닌 한국법원으로 해달라. ④ 무상으로 브랜드 마케팅에 대한 자료 지원이나 인적 지원을 해 달라 등이 있었는데 사실 이 요구사항들은 상대방이 들어주지 않더라도 무방한 내용이었다.

당초 XXX COMPANY는 단순히 로열티 Rate만 낮춰달라는 것이 요구사항이었지만 본인은 XXX COMPANY의 진정한 욕구(interest)가 무엇인지를 파악하려 했다. 결국 XXX COMPANY의 진정한 욕구는 “로열티를 적게 내겠다”가 아니라 “384특허를 활용해 안정적으로 사업을 전개해 보고 싶다”라는 것이었음을 파악했기에 그 결과를 도출하기 위해서 다양한 협상기법을 사용했다.